Документ v_974600-07, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2007

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
14.12.2007 N 01-8/974
Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'єкти
інтелектуальної власності

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному
порядку Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ
надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів, судові
рішення у яких переглянуто в касаційному порядку Вищим
господарським судом України.
1. Сповіщення твору, що увійшов як складова частина до іншого
цілісного аудіовізуального твору (телевізійного фільму), право на
сповіщення якого одержано на законних підставах, за своєю суттю не
є позадоговірним використанням авторського твору і не порушує прав
організації колективного управління. У такому випадку організація
колективного управління має право звертатися до господарського
суду з позовом про стягнення авторської винагороди, а не про
стягнення компенсації.
Організація колективного управління звернулася до
господарського суду з позовом про стягнення компенсації за
порушення авторського права на музичний твір (пісню) шляхом його
публічного сповіщення під час демонстрації телевізійного серіалу.
У прийнятті судових рішень у справі господарські суди, в тому
числі й Вищий господарський суд України, виходили з такого.
Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (далі - Закон) якщо
інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального
твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок
у створення аудіовізуального твору і передали майнові права
організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи
продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати
проти виконання цього твору, його відтворення, розповсюдження,
публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення,
а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на
окреме публічне виконання музичних творів, включених до
аудіовізуального твору. За оприлюднення і кожне публічне
виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення аудіовізуального
твору, його здавання у майновий найм і (або) комерційний прокат
його примірників за всіма авторами аудіовізуального твору
зберігається право на справедливу винагороду, що розподіляється і
виплачується організаціями колективного управління або іншим
способом.
Згідно зі статтею 50 Закону ( 3792-12 ) порушенням
авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для
судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують
особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або)
суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх
майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з
урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону
обмежень майнових прав.
Отже, у відповідних випадках автор музичного твору має право
на справедливу винагороду, а якщо має місце неправомірне
використання твору - на стягнення компенсації за порушення
авторського права.
З огляду на наведене господарські суди, встановивши факт
належної передачі відповідних авторських прав на музичний твір
організації, що здійснила виробництво аудіовізуального твору
(телевізійного фільму), дійшли обґрунтованого висновку щодо
відсутності у позивача права заперечувати проти подальшого
використання музичного твору у складі аудіовізуального твору та
правомірно відмовив у задоволенні позову про стягнення
компенсації.
2. Назва твору підлягає охороні як об'єкт авторського права
тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої діяльності
автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно.
Товариство звернулося до господарського суду з позовом про
заборону відповідачеві використовувати частину назви твору,
майнові авторські права на який належать позивачеві, а також
просило стягнути на його користь компенсацію за порушення
авторського права.
Попередніми судовими інстанціями позовні вимоги задоволено з
посиланням на факт використання відповідачем частини назви твору
позивача.
За результатами розгляду касаційної скарги у відповідній
справі Вищий господарський суд України зазначив таке.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ) автор - це фізична особа, яка своєю
творчою працею створила твір.
За приписами статті 9 названого Закону ( 3792-12 ) частина
твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й
оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється
відповідно до цього Закону.
Згідно з цією статтею правова охорона надається не будь-якій
назві твору (її частині), а лише тій, яка містить ознаки твору,
тобто є оригінальною і відображає творчу самобутність її автора
(наприклад, різні назви одного й того самого твору - публічного
виступу - у вигляді стандартного за виконанням слова "виступ" та
назва, викладена в оригінальній віршованій формі, можуть
відрізнятися за правовою охороною).
Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім
судовим інстанціям належало не лише встановити факт використання
відповідачем частини назви твору позивача, але й з'ясувати, чи є
ця частина результатом творчої праці автора твору (є оригінальною)
та чи може вона використовуватися самостійно як твір.
Оскільки зазначені обставини не були встановлені ні місцевим,
ані апеляційним господарськими судами, касаційною інстанцією
судові рішення зі справи скасовано, а справу передано на новий
розгляд до суду першої інстанції.
3. Обрання способу захисту порушеного права здійснює позивач,
але господарський суд, приймаючи рішення зі справи, має перевірити
відповідність обраного способу закону та призначенню судового
захисту.
Товариство як власник торговельної марки "Ч" звернулося до
господарського суду з позовом до відповідача (виробника
кондитерської продукції) про: - вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених та
введених в обіг під знаком для товарів і послуг "Ч" (далі - знак
для товарів і послуг); - вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які
використовувалися відповідачем для виготовлення товарів під знаком
для товарів і послуг; - зобов'язання відповідача опублікувати в газеті повідомлення
про порушення права інтелектуальної власності та зміст
відповідного рішення суду.
У прийнятті рішення і постанови, згідно з якими позовні
вимоги було задоволено повністю, місцевий та апеляційний
господарські суди виходили з доведеності неправомірного
використання відповідачем у виробництві одного з видів
кондитерської продукції (вафель) торговельної марки позивача,
зареєстрованої для ряду товарів і послуг 16, 30, 35 і 43 класів
Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Відповідно до частини першої статті 16 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) кожна особа має право звернутися до суду за
захистом свого особистого немайнового або майнового права та
інтересу.
Згідно зі статтею 432 Цивільного кодексу України ( 435-15 ): - кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього
Кодексу ( 435-15 ); - суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може
постановити рішення, зокрема, про: - вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або
введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної
власності; - вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням
права інтелектуальної власності; - опублікування в засобах масової інформації відомостей про
порушення права інтелектуальної власності та зміст судового
рішення щодо такого порушення.
Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) обсяг правової
охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком
товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака
та переліком товарів і послуг.
Отже, право вибору способу захисту порушеного або
оспорюваного права належить позивачеві, тоді як перевірка
відповідності цього способу наявному порушенню і меті судового
розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в
межах позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин
конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи іншій
спосіб захистити порушене право (за наявності підстав для цього),
так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.
Таким чином, для правильного вирішення даного спору
попереднім судовим інстанціям належало встановити: - у який спосіб та для яких товарів (послуг), крім вафель,
відповідач використовує (використовував) зареєстровану позивачем
торговельну марку; - у частині вилучення з цивільного обігу товарів відповідача,
які виготовлені та введені в цивільний обіг під знаком для товарів
і послуг, - які саме товари, на думку позивача, підлягають
вилученню і у кого (чи є ці особи учасниками даного судового
процесу); - у частині вилучення з цивільного обігу матеріалів та
знарядь, які використовувалися відповідачем для виготовлення
товарів під знаком для товарів і послуг, - виготовлення яких саме
товарів має на увазі позивач; які саме матеріали та знаряддя
(засоби), на думку позивача, підлягають вилученню, у кого та яким
чином; тривалість і обсяг виробництва та реалізації відповідачем
продукції з порушенням прав позивача; чи використовувалися
визначені позивачем матеріали та знаряддя переважно для
виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності.
При цьому позивачем також має бути обґрунтовано вимогу щодо
здійснення відповідної публікації в конкретному друкованому
виданні.
Проте оскільки зазначені обставини не було встановлено ні
місцевим, ані апеляційним господарськими судами, касаційною
інстанцією судові рішення зі справи скасовано, а справу передано
на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. Суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне
(фірмове) може бути лише підприємницьке товариство.
Адвокатське об'єднання звернулася до господарського суду з
позовом про заборону суб'єкту підприємницької діяльності -
фізичній особі використовувати в своїй діяльності у сфері права
вивіску "Юридична консультація", що з посиланням на приписи
статей 16, 23, 50, 51, 90, 431, 432, 489-491 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) мотивувало необхідністю захисту його права на
комерційне найменування.
Водночас відповідно до абзацу першого частини другої
статті 90 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) комерційне
(фірмове) найменування може мати юридична особа, що є
підприємницьким товариством.
Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України ( 436-15 )
підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.
За приписами статті 1 Закону України "Про адвокатуру"
( 2887-12 ) адвокатура України є добровільним професійним
громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України
( 254к/96-ВР ) сприяти захисту прав, свобод та представляти
законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без
громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.
Відповідно до пункту 2.1 статуту позивача, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України на виконання приписів статті 4 Закону
України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ), метою діяльності
адвокатського об'єднання є створення найбільш сприятливих умов для
успішної роботи професійної діяльності адвокатів-партнерів,
сприяння розбудові демократичної правової держави, захисту
міжнародно визнаних прав та свобод людини, становленню ринкових
відносин в Україні.
За таких обставин господарський суд, встановивши, що позивач,
не будучи підприємницьким товариством, не є суб'єктом права
інтелектуальної власності на комерційне найменування, дійшов
обґрунтованого висновку щодо необхідності відмови в задоволенні
позову.
5. Обсяг правового захисту власника зареєстрованої
торговельної марки не є тотожним обсягові захисту прав власника
запатентованого промислового зразка.
Комбінат звернувся до господарського суду з позовом про
заборону відповідачеві використовувати зареєстровану позивачем
торговельну марку (словесне позначення "Т") та схожі з нею
позначення. Своє прохання позивач мотивував розміщенням
відповідачем на пляшках з горілкою власного виробництва етикеток,
які містять зареєстрований Комбінатом знак для товарів і послуг
(в тому числі й для горілки).
Попередніми судовими інстанціями у задоволенні позову
відмовлено з посиланням на використання відповідачем не
торговельної марки позивача, а зареєстрованого іншою особою
промислового зразка "етикетка" (на підставі ліцензійного
договору), який також містить словесне позначення "Т".
За приписами статті 1 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) знак - це позначення, за
яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і
послуг інших осіб.
Відповідно до пункту 4 статті 5 цього Закону ( 3689-12 )
обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до
Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Пунктами 2, 4, 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) встановлено, що
свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом; використанням знака визнається,
зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак
визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом: - зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів
і послуг; - зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених
з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак можна сплутати; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно
товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо
внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна
сплутати.
У свою чергу, за приписами статті 1 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) промисловий
зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі
художнього конструювання.
Водночас згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) використанням
промислового зразка визнається виготовлення виробу із
застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування
такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через
Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки
промислового зразка.
Отже, у даному випадку виготовленням виробів із застосуванням
запатентованого промислового зразка є виготовлення етикеток для
пляшок.
Таким чином, використання промислового зразка "етикетка" не
лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й
для позначення певних товарів (чим є їх розміщення на пляшках з
горілкою) виходить за межі правового захисту, що надається
власникові патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ).
З огляду на наведене касаційною інстанцією рішення попередніх
судових інстанцій зі справи було скасовано, а справу передано на
новий розгляд до суду першої інстанції для встановлення та
дослідження усієї сукупності фактичних обставин, що входять до
предмету доказування з даного спору.
6. Стягнення компенсації як спосіб правового захисту
порушеного права інтелектуальної власності має застосовуватися
лише у випадках та в порядку, встановлених законом.
Товариство, звернувшись до господарського суду з позовом про
захист його права інтелектуальної власності як власника
зареєстрованої торговельної марки, вимагало стягнення з
відповідача компенсації (разового грошового стягнення) в сумі
250 000 грн. на підставі статті 432 Цивільного кодексу України
( 435-15 ).
Пунктом 5 частини другої статті 432 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) встановлено, що суд у випадках та в порядку,
встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про
застосування разового грошового стягнення замість відшкодування
збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної
власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з
урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне
значення.
Водночас Законами України, в тому числі Законом України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), не
встановлено ні випадків, ані розміру зазначеного стягнення, що
здійснювалося б на захист прав, які виникають із свідоцтва на знак
товарів і послуг (на відміну від приписів статті 52 Закону України
"Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ). Отже,
здійснення такого стягнення судом у даному випадку не є можливим.
При цьому посилання позивача на аналогію закону не було взято
до уваги, оскільки неодмінною умовою її застосування стаття 8
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) визначає неврегульованість
цивільних відносин цим Кодексом, іншими актами цивільного
законодавства, тоді як підстави для висновку, що спірні відносини
не врегульовано цивільним законодавством, відсутні.
З огляду на наведене господарський суд правомірно відмовив
позивачу - власнику торговельної марки - у задоволенні його вимог
щодо разового грошового стягнення.
7. Можливість вчинення дій, спрямованих на уникнення
відповідальності за порушення права інтелектуальної власності,
затягування вирішення спору та унеможливлення виконання рішення
суду зі справи може бути підставою для застосування заходів до
забезпечення позову на будь-якій стадії судового процесу.
Товариство звернулося до господарського суду з позовом про
визнання недійсним патенту відповідача на промисловий зразок та
просило зобов'язати Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні
зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки
та здійснити необхідну офіційну публікацію.
Ухвалою апеляційного господарського суду до прийняття
постанови зі справи задоволено клопотання позивача про вжиття
заходів до забезпечення позову та заборонено відповідачеві
передавати будь-якій особі (особам) право власності на промисловий
зразок за оспорюваним патентом та надавати будь-якій особі
(особам) дозвіл на використання цього промислового зразка, а
названому Державному департаменту - вирішувати будь-які питання з
цього приводу, вносити відповідні зміни до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки та здійснювати офіційні
публікації.
Клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову було
мотивовано наявною можливістю передачі відповідачем права
власності на промисловий зразок іншій особі.
Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) господарський суд за
заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов,
або зі своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення
позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії
провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити
чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Згідно з статтею 67 ГПК України ( 1798-12 ) позов зокрема
може забезпечуватися забороною відповідачеві вчиняти певні дії.
За таких обставин апеляційний господарський суд дійшов
вірного висновку про те, що безконтрольне розширення кола осіб,
прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або
передача права власності на зареєстрований за оспорюваним патентом
промисловий зразок іншій особі, яка не бере участь у даному
судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим
виконання рішення господарського суду.
8. Господарський суд апеляційної чи касаційної інстанції не
може переглядати правильність призначення місцевим судом судової
експертизи окремо від перегляду рішення суду першої інстанції по
суті спору.
Товариство звернулося до господарського суду з позовом про
припинення дій відповідача, що порушують його право
інтелектуальної власності.
Ухвалою місцевого господарського суду у справі призначено
судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення
якої доручено експертній установі. У зв'язку з призначенням
експертизи зупинено провадження у справі.
Постановою апеляційного господарського суду зазначену ухвалу
господарського суду першої інстанції змінено: проведення
призначеної судової експертизи доручено іншій установі; доповнено
перелік питань, поставлених місцевим судом перед експертами.
Судом касаційної інстанції наведену постанову апеляційного
суду скасовано, а ухвалу місцевого суду залишено в силі з
урахуванням такого.
Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України
( 1798-12 ) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський
суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають
право пропонувати господарському суду питання, які мають бути
роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань
встановлюється господарським судом в ухвалі.
За приписами частини п'ятої статті 42 ГПК України ( 1798-12 )
висновок судового експерта для господарського суду не є
обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу.
Частиною першою статті 106 ГПК України ( 1798-12 )
встановлено, що ухвали місцевого господарського суду можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим
Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
У статті 41 ГПК України ( 1798-12 ) та інших нормах цього
Кодексу не передбачено можливості оскарження в апеляційному
порядку ухвали місцевого господарського суду про призначення
судової експертизи.
Отже, положення ухвали суду першої інстанції, що стосуються
призначення судової експертизи, не підлягають перегляду в
апеляційному порядку, тоді як оцінку експертному висновкові
(в тому числі й щодо компетенції експертів, якості та повноти
експертного дослідження) господарський суд має дати, приймаючи
рішення по суті спору.
У свою чергу, суд апеляційної інстанції, діючи в межах
наданих йому статтями 99, 101 ГПК України ( 1798-12 ) повноважень,
має перевіряти правильність призначення місцевим судом судової
експертизи та оцінювати її висновки лише під час перегляду справи
за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції по суті
спору.
Водночас суд першої інстанції, призначивши судову експертизу,
правомірно зупинив провадження зі справи на підставі пункту 1
частини другої статті 79 ГПК України ( 1798-12 ), яка надає йому
відповідні повноваження.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко



вгору